はじめに

スタートアップにとって、自社の開発した商品やサービスはこれからの成長を担う大事な武器となる財産です。もっとも、大事な武器であるにもかかわらず、資金的にも人的にも余裕がなく、特許に関して具体的な計画をたてる「特許戦略」まで手が回っていない事業者の方も多いのではないでしょうか。

特許戦略といっても、単純に開発した製品やサービス全てに対して特許を取っていけばいいというわけではありません。

そこで今回は、スタートアップがどのように特許戦略を検討すればいいのかを、特許などの知的財産に詳しい弁護士がわかりやすく解説していきます。

1 特許戦略とは

(1)特許戦略とは

特許戦略」とは、自社で開発した発明、あるいは開発する予定の発明をどのように活用して会社を成長させていくのか?に関して、他社の特許の取得状況を踏まえて作戦をたてることをいいます。

特許権」とは、発明した物や発明方法を、他人に無断で事業として生産、使用、譲渡などさせない権利のことをいいいます。特許権を取得することで、事業者は生産、使用、譲渡などを独占することができます。

もっとも、特許権は、発明を行いさえすれば自然と発生する権利ではなく、特許庁に出願し、登録されなければ認められることはありません。

つまり、特許戦略は、「この発明に対して特許権を取得すべきか?」といったような短期的な視点で作戦をたてるものではなく、中・長期的な視点をもって、

  • 他社がその市場に対して取得した(取得するであろう)特許はどのようなものか
  • 自社はどういった発明に対し特許を取得すべきなのか
  • 取得した特許をどのように事業に活かして利益をあげていくのか

といったことに対し作戦をたてることなのです。

(2)特許戦略をとることのメリット

特許戦略をとることで

  • 漏れなく必要な特許を取得することができる
  • 特許を武器にして市場の維持・独占が可能となる場合がある
  • 他社の特許権の侵害を回避ができる

といったメリットがあります。

(3)特許戦略をとらなかった場合のリスク

一方、特許戦略をとらなかった場合には、

  • 特許権の取得チャンスを失い、他社に取得されるリスク
  • 開発が無駄になるリスク

を負ってしまう可能性があります。

特許権は、同じ発明が出願された場合、先に出願した者のみが権利を取得できることになっています。

そのため、特許権を取得するという意識がそもそもスタートアップになく、出願がなされなければ、スタートアップが生み出した発明の特許権を他社が出願し、特許権を取得されてしまうというリスクが考えられます。このように特許権を取得されると他社にその発明を独占されてしまいます。

また、スタートアップが資金を調達して開発を進めても、他社がすでに同じ発明をして先に特許を取得していた場合、その開発は無駄になってしまい、開発にかけた費用を回収できないリスクを負う可能性があります。

特に資金的・人的に余裕のないスタートアップが特許戦略をたてずにこれらのリスクを負った場合、経営に与える影響はとても大きなものとなります。

最悪の場合、他社との競争に負けて事業を撤退するだけでなく、倒産にまで至るおそれもあるのです。

それでは、このようなリスクを回避するためには、どのように特許戦略を検討していけばいいのでしょうか。

2 特許戦略の検討

特許戦略を考えるにあたっては、

  1. 計画の立案段階
  2. 発明の研究・開発段階
  3. 発明の出願から権利化の段階
  4. 特許発明の活用の段階

といった4つの段階に分けて検討することが有効です。

3 計画の立案段階

計画の立案段階では、

  1. 市場調査
  2. 他社の特許権取得状況の調査
  3. 特許獲得計画の立案

を行うことになります。

(1)市場調査

まずは、市場やニーズの把握が必須です。なぜなら、市場やニーズがないものをいくら発明しても誰も見向きもせず、利益を得ることはできないからです。

市場やニーズを踏まえて自社が発明していくものが何かを見極めます。

(2)他社の特許権取得状況の調査

次に、自社が発明をしていこうと考えている分野において、他社がどのような特許をもっており、どのような開発を行っているかを「J-PlatPat」などで調査します。

このように調査をすることで、他社の技術を知ることができます。他社の技術を知ることで、開発時間の短縮や重複した開発の回避が可能となります。

また、その分野における基本的な特許を他社が取得しており、その基本的な特許の使用を回避できない場合など、特許権の取得状況次第ではその分野への参入を見送るという選択肢もありです。

(3)特許獲得計画の立案

市場や他社の特許取得状況を踏まえて、どのように特許を取得して利益をあげていくか計画をたてます。

なお、一度計画をたてたからといって、必ずそのとおりにしなければいけないというものではありません。開発が技術力不足で中止になったり、他社に先に特許を取得されてしまったりといったことはよくあります。こういった場合には、すぐに計画を見直すという柔軟さが必要になります。

ここで、実際にスタートアップがたてている特許獲得計画を確認していきましょう。

①Spiber株式会社

「クモの糸」を人工的に量産する技術を世界で初めて生み出したSpiber株式会社という会社があります。同社はクモの糸に限らず、新世代バイオ素材開発を行っています。

同社は、創業時、特許戦略を何ら設定しておらず、特許の出願も必要以上に出し渋っていました。もっとも、様々な技術が社内で生まれる中で、このままではライバルに太刀打ちできないと考え、特許も含めた知財戦略を整理し、明確な特許取得目標を設定して積極的に出願していく方向へと切り替えました。

同社は素材分野におけるリーディングカンパニーとなるためには、まずは必要十分な出願件数を確保することが重要と考え、特許件数を重視した特許獲得計画をとっています。

このように、特許件数といった量を重視した特許獲得計画をたてられるのは、世界初の素材を生み出すことができる高い技術力によるものと考えられます。

②株式会社FLOSFIA

京都大学で開発されたミストドライ法を応用して事業化した株式会社FLOSFIAという会社があります。同社もその高い技術力を活かして特許件数を重視した特許獲得計画をたてています。

もっとも、特許を取得するということは、それぞれの特許に対して

  • 出願料
  • 審査請求料
  • 特許料(いわゆる維持費のこと。毎年支払う必要があります。)

といった費用が必要です。特許件数を増やせば増やすほどコストがかかるということになります。

そのため、同社では特許件数という量だけに頼るのは危険と考えて「パテントマップ」と「特許ポートフォリオ」を作成し、取得すべき特許を丁寧に検討しています。

パテントマップ」とは、特許に関する情報を分析しやすいように図にしたもので、特許獲得計画をたてる際に他社の動向を把握するためのツールとして利用されています。

このパテントマップには様々な種類があり、分析の目的によって図が変化します。

たとえば、以下の図は、ある特定の技術分野においてどの事業者が力をいれて開発をしているか把握するための図です。

開発に力を入れている=出願件数が多いと考えられます。

上の図では、ここ数年、A社は特許の出願に力をいれている一方でC社は特許出願に動いていないことや、D社は継続して特許の出願に力を入れ続けていることがわかります。

このように図に整理することで、他社が力をいれている開発が何か、どのようにライバルに勝つか、検討することができます。

特許ポートフォリオ」とは、自社の取得している特許を俯瞰(ふかん)するための図です。このように取得している特許をまとめることで、今どれだけの特許をどんな領域で取得しているかや、今後どの領域に力をいれて研究するかといったことを検討することができます。

たとえば、以下の図は、基本特許であるカテキン茶から「品質改良」「味の改良」「展開」「機能」といった領域ごとにどのような特許を取っているかを簡単にあらわした特許ポートフォリオです。

このように、自社の特許については「特許ポートフォリオ」にまとめ、他社の状況は「パテントマップ」にまとめたうえで、自社がとるべき対応策や方針を決めているのです。

③株式会社ファンペップ

株式会社ファンペップは、大阪大学で確立された機能性ぺプチドを用いた次世代創薬や機能性化粧品、医療機器を開発する会社です。

スタートアップは、大企業のように大量の特許を取得して、他社が参入することを防ぐという戦略をとることが難しいといえます。

そのため、同社は、量より、スピードを重視した戦略をたてています。具体的には、勝てる特許の特定をしたうえで新薬を開発し、スピーディーな出願を行うために、社長・研究者・社内の知財部が一体となって意思決定をする社内の体制を整えています。

このように、市場や他社の特許取得状況を踏まえて、自社の特許取得計画をたてる必要があります。参入する分野や会社規模、武器となる技術によって、取るべき特許取得計画は異なります。取るべき計画がわからないという場合は、知財に強い弁護士などの専門家に相談するという選択肢もあります。

 

以上のように、計画の立案段階を終えたあとは、立案した計画に基づいた研究・開発を行う段階となります。研究・開発段階で特に注意しなければいけないのは、特許権侵害を回避するということです。

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4 発明の研究・開発段階

(1)他社の特許との比較

研究・開発が進めば、しだいに発明の内容が具体的になってきます。この具体的になってきた発明が、他社の特許と一致する部分がないか、

このような調査を怠って、万が一他社の特許権を侵害してしまった場合、特許をもつ事業者から

  • 損害賠償の支払い
  • 生産の差止(生産した物の廃棄)

などの請求をされる可能性があります。スタートアップにとっては、事業にも影響を与えかねない大きなリスクとなるため、必ず、特許権侵害がないことを確認するようにしましょう。

(2)他社の特許に対する対応

では、特許権侵害がないか確認した結果、他社の特許権侵害をすることがわかった場合、あるいは、他社の特許を使用しなければ技術を完成させられないことがわかった場合は、どうすればいいのでしょうか。

これらの場合には、

  • 特許侵害や他社の技術を使わなくてすむように開発を変更する
  • 他社の特許を無効化できないか検討する
  • ライセンス契約を締結し利用できるようにする
  • 特許の譲渡を受ける

といった選択肢があります。

また、ここで注意しなければいけないのは、他社の特許権侵害だけではありません。研究・開発が他社との共同だった場合には、誰が特許権などの権利を得るのかを明確にしておく必要があります。

※特許権侵害判断基準や侵害の回避方法について詳しく知りたい方は、「特許権侵害をしていた・された場合の対応を事例とともに弁護士が解説」をご覧ください。

(3)共同研究・共同事業における権利の帰属の明確化

自社だけの研究・開発では限界があり、大学や他社と共同研究・共同事業をすることは多々あるかと思います。

ここで必ずしなければいけないのは、共同研究・共同事業の開始前に、誰が特許などの権利を取得するか明確にした契約書を締結することです。

共同研究・共同事業開始前に契約書締結しておかなければ、後から、誰が特許などの権利を取得するかについて協議することになります。

双方が納得できない場合、最悪の場合、共同研究・共同事業そのものが中止になってしまうこともあります。

そのため、共同研究・共同事業開始前に入念に協議した上で契約書を締結することが必須なのです。

たとえば、SCADAfence Ltd.というサイバーセキュリティ態勢の改善支援を行う会社があります。同社では、共同事業を始める際に、必ず、特許などの権利を誰が取得するのか明確にした契約書を締結しています。このように、契約書を締結することで自社の核心となる技術を確実に保護できるようにしています。

 

このようにして、研究・開発した発明は、いよいよ、出願し権利化する段階となります。ここで検討しなければいけないのは、発明をどのように守るかということです。

5 発明の出願から権利化の段階

(1)特許権以外で守るという選択肢

発明を守る方法としては、特許の登録を受ける以外に

  1. 営業秘密として守るという選択肢
  2. 実用新案で守るという選択肢

という2つがあります。

①営業秘密として守るという選択肢

特許は、出願後1年6ヵ月後に公開(出願公開)されます。公開されるということは、誰でも、その技術を見ることができるということです。

そのため、特許を出願せず、「営業秘密」として社内に秘匿し、公開しないという選択肢があります。

営業秘密」とは、秘密管理性、有用性、非公知性という3つの条件を満たした情報については、不正競争防止法で保護されることをいいます。

基本的に、特許を取得できる発明は、有用性と非公知性の条件を満たしていると考えられるため、あとは、秘密として社内で管理できていれば、営業秘密として発明は保護されます。営業秘密については、登録や届出などの手続は一切不要です。

特許権で守るべきか、営業秘密で守るべきかは、以下のどちらに該当するかを事業者ごとに検討することになります。

    【特許権で守るべき場合】

  • 他社も生み出すことができるであろう技術の場合
  • 他社と差別化できる強みが欲しい場合
  • 20年間技術を独占できれば十分といえる技術の場合
  • ※特許権の存続期間は20年となっています。

    【営業秘密で守るべき場合】

  • 他社が生み出すことができないであろう技術の場合
  • 他社の模倣を防ぎたい場合
  • 他社の侵害行為を気付くことが困難な場合(方法の発明)
  • 20年を超えて独占したい場合

たとえば、先ほども紹介したSCADAfence Ltd.というサイバーセキュリティ会社は、セキュリティを守るために、必要最小限のアルゴリズムに関する特許のみを保有し、自社がもつセキュリティに関する技術情報は基本的に秘匿するという戦略を取っています。

②実用新案で守るという選択肢

特許と似た権利として、「実用新案」という権利があります。名前だけは聞いたことがあるという方も多いのではないでしょうか。

実用新案」とは、日用品のようないわゆる小発明(考案)を保護することをいいます。特許と違い、早く権利を与えることに重点がおかれているため、高度な発明でなくとも認められ、特許庁への申請書類の形式面さえ整っていれば、権利が与えられます。

もっとも、実用新案は、保護の対象が

  • 物品の形状
  • 物品の構造
  • 物品の組合せ

のみとなっています。特許のように高度な発明(新製品を構成する材料や製品の形状・構造、製法や装置、使用法など)を保護しているわけではないのです。

特許権で守るべきか、実用新案で守るべきかは、以下のどちらに該当するかを事業者ごとに検討することになります。

    【特許権で守るべき場合】

  • 基本的な技術の場合(コアとなる技術)
  • 長期間の権利化が必要(特許権の存続期間は20年)
    【実用新案で守るべき場合】

  • 実用新案の保護の対象となり早い権利化が必要な場合
  • 製品の寿命が短い場合(実用新案の存続期間は10年)
  • 低コストで権利化したい場合

(2)特許権で守るという選択肢

特許権で守るということを決めた場合、権利化するためには、特許庁に出願する必要があります。そして、出願後には、いくつか注意しなければいけない事項があります。特に注意しなければいけないのは、各種期限があるということです。

①出願後の管理

出願から1年間のみ認められている権利として、「国内優先権」というものがあります。

国内優先権」とは、出願から1年間以内であれば、すでに出願した内容を改良することが認められる出願人の権利のことをいいます。追加項目がある場合や、出願後に複数の発明を1つに統合したい場合などに有効な制度です。

また、グローバル化が進んでいる昨今、国際出願についても、検討しなければいけません。日本で特許を取得したとしても、その効力は日本にしか及びません。そのため、日本以外に特許を取得したい国がある場合は、国際出願をする必要があるのです。

国際出願の方法としては、

  • 特許を取得したい国で、直接手続を行う方法
  • 特許協力条約に基づく国際出願を行い、その後、特許を取得したい国に移行手続きを行う方法
  • 日本で特許出願した後、パリ条約などの優先権を主張したうえで、出願から1年以内に特許を取得したい国に出願する方法

などがあります。

複数の国で特許を取得したいと考える場合、その国で直接手続を行うのは、大変な労力となります。そのため、条約締結国では、負担を軽減された手続をとることが認められています。

特許協力条約に基づいた出願を行う場合には

  1. 自国の特許庁や世界知的所有権機関(WIPO)の国際事務局で国際出願を行う
  2. 条約締結国に対して出願したものとみなされる
  3. 出願から30ヵ月以内に特許を取得したい国にのみ国内移行手続きという手続を行う

ことになっています。このように、どの国で権利化すべきか長い検討期間(30ヵ月)が与えられていることが特徴です。

また、パリ条約などに基づいた出願を行う場合には

  1. 日本で特許出願を特許庁に行う
  2. パリ条約などの優先権を主張し、1年以内に特許を取得したい国に出願を行う

ことになっています。優先権を主張することで、その国においても日本で最初に出願した日に出願したことになるという便利なものです。パリ条約などは、日本での出願後に海外でも特許を取得したくなった際に使えるものとなっています。もっとも、期限が1年以内となっている点に注意してください。

たとえば、眼科分野に特化した医療機器を中心に取り扱う株式会社ユニバーサルビューという会社があります。同社は、世界で初めてレンズに小さな穴が開いているピンホールコンタクトを開発しました。

そのため、日本だけでなく世界中の企業から真似されないように対策を取らなければ、自社だけで独占する機会を失ってしまう可能性がありました。そこで同社は、世界の主要国のほとんどで特許を取得しました。

②審査請求による権利化

特許権を取得しようと出願をしても、特許権を認めてもらえるか否かの特許庁での審査(実体審査)は自動的には始まりません。

そのため、出願後、申請者は「出願審査請求」をする必要があります。

なぜ、このような手間がかかるフローにしているのでしょうか。

繰り返しとなりますが、同じ発明が出願された場合、先に出願した者のみが特許権を取得できることになっていることから、他社に負けないように、事業者は、とりあえず、出願だけしようとなるわけです。出願後にその発明を利用しなくなったものまで審査していては無駄になってしまいます。

そのため、特許庁は出願審査請求がされた場合のみ実体審査をすることにしているのです。

出願審査請求は、出願から3年以内に行う必要があります。3年以内となっているとおり、出願と同時にもできますが、一度出願審査請求を行うと、取り下げることはできないため注意が必要です。

このように、事業者は出願後3年以内の間に、ほんとうに費用をかけてまで特許権で守る必要があるかを検討することになります。

では、実際に特許権を取得した後には、どのように活用していくのでしょうか。

6 特許発明の活用段階

特許を取得した後には、

  1. 市場の独占
  2. ライセンスアウト

という選択肢があります。

(1)市場の独占という選択肢

特許権を取得するということは、発明した物や発明方法を独占できるということを意味します。特許権により、その技術分野においてライバルを排除し、市場を独占するための武器を手に入れることができます。

たとえば、大阪大学発のマイクロ波化学株式会社という会社があります。同社は、電子レンジにも使われているマイクロ波の工業プラントへの活用を研究しています。

同社は、マイクロ波という、まだ確立されていない技術を用いたビジネスを行っているため、基本的な技術での特許取得こそ重要と考えました。

マイクロ波の分野での基本的な特許を取得したことで、たとえば、マイクロ波のリアクターを他社が作ろうとすると、ほぼ、同社の取得した特許権に抵触する状況となっています。

このように、特許権という強力な武器を手に入れることができれば、その技術分野を独占することで、市場を独占することができる可能性があるのです。市場の独占のためには、その分野に欠かすことができない基本的な技術の特許を取得するとともに、応用技術に関して周辺特許を取得することが有効です。

また、自社で取得した特許の技術を改良して改めて特許を取得すれば、この独占をさらに長く維持できます。

もっとも、すべてのスタートアップが特許による市場の独占をできるわけではありません。そこで、ライセンスアウトという選択肢があります。

(2)ライセンスアウトという選択肢

ライセンスアウト」とは、取得した特許を、他社に売却したり、使用を認めることをいいます。

このようにライセンスアウトは、自社での市場の独占とは異なる収益モデルです。

他社への特許の売却によって対価を得たり、他社に特許をライセンスし、その使用料で収益をあげます。

ここで、実際にライセンスアウトを行っているスタートアップの事例を確認していきましょう。

①株式会社ディジタルメディアプロフェッショナル

研究開発型ファブレス半導体ベンダーの株式会社ディジタルメディアプロフェッショナルという会社があります。ファブレス(fabless)とは、工場を持たずに製造業として活動を行う起業のことをいいます。

同社も創業した当初は、活動画期的な大規模集積回路(LSI)の試作に成功しましたが、製品化に難航するという経験をしています。その後、多様な規模の事業に柔軟に対応できるように設計物をライセンス化するIPビジネスへとビジネスモデルを転換しました。

IPビジネス」とは、自社の取得したIP(知的財産)をライセンスとして販売するビジネスモデルです。この知的財産には、もちろん、特許も含まれています。

IPビジネスに切り替えることで、自社で製造のための工場を持つ必要がなくなりました。一方で、ライセンスを事業の柱にするために、特許権侵害や重複出願を行わないよう、社内で特許データベースを構築しています。

このように、ライセンスを事業の柱にするためには、それにふさわしい社内の体制を整える必要があるといえます。

②Foamix Pharmaceuticals

ニキビなどの皮膚病の対する局所フォームといった薬剤を開発しているFoamix Pharmaceuticalsという会社があります。

同社では、Bayerなどといった大企業と多くの業務提携や共同研究を行っています。これらの業務提携や共同研究を実施する際に、同社は、ライセンスも含めた契約を締結しています。

このように、ライセンスを含めた契約を締結することで、自社の特許を守りながら、共同研究にその技術をスムーズに使えるようにし、さらには、ライセンスに対する使用料まで手に入れることができます。

また、共同研究で開発した特許などの知財は基本的に同社が得るものとしており、知財を取得する対価を支払っています。

なお、上で紹介した事例以外にも、様々なライセンスの設定のやり方があります。

たとえば、以下のような例です。

  • 一定期間の使用のみを認める期間限定でのライセンス
  • 国内外を含め、特定地域での使用のみを認めるライセンス
  • 製造のみを認めるライセンス
  • 販売のみを認めるライセンス

このように、様々な設定のやり方があります。ライセンスアウトで他社に特許を使用させる場合には、他社にどのように利用させたいかを考えてライセンスを設定する必要があります。

なお、ライセンスに関しては、「クロスライセンス」という選択肢があるということも知っておくと便利です。

クロスライセンス」とは、特許権者がそれぞれのもつ特許権にライセンスを設定し、相手方にその特許を利用させることをいいます。

たとえば、相手方事業者が利用したいであろう特許を持っており、自社もその事業者の特許を利用したいという場合には、クロスライセンスを提案してみてください。場合によっては、相互に必要なものを提供し合い無料でその特許を利用できる場合もあるからです。

7 小括

特許はスタートアップにとって、これからの成長を担う大事な武器となります。

もっとも、武器になるからといって、単純に開発した製品やサービスすべてに対して特許を取っていくことが特許戦略ではありません。

自社がもつ技術は何か、他社が取っている特許はどういったものがあるかを踏まえて、将来的にどのように利益を得るかに関して、具体的な計画・作戦をたてたうえで、必要な特許を取得することが重要となります。

8 まとめ

これまでの解説をまとめると、以下のとおりです。

  • 「特許戦略」とは、自社で開発した発明、あるいは開発する予定の発明をどのように活用して会社を成長させていくのか?に関して、他社の特許の取得状況を踏まえて作戦をたてることをいう
  • 特許戦略を考えるにあたっては、①計画の立案段階、②発明の研究・開発段階、③発明の出願から権利化の段階、④特許発明の活用の段階といった4つの段階に分けて検討することが有効である
  • 計画の立案段階では、①市場調査、②他社の特許権取得状況の調査、③特許獲得計画の立案を行う
  • 発明の研究・開発の段階では、特許権侵害を回避することが重要である
  • 共同研究・共同事業を行う場合には、契約書で権利の帰属を明確化しておく必要がある
  • 発明の出願後においては、各種期限に注意する必要がある
  • 発明を守る方法としては、特許権以外に、①営業秘密、②実用新案権という2つの方法がある
  • 特許権で発明を守る場合は、出願後には、各種期限があるため、注意が必要である
  • 特許発明の活用段階では、①市場の独占と、②ライセンスアウトという2つの選択肢がある